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美國商標申請的正確打開方式

在本人十幾年的代理職業(yè)生涯中，不乏看到一些客戶僅以價格高低為標準選擇合作代理機構(gòu)或者律所，有的甚至將公司一批次涉及多個國家的涉外商標申請依據(jù)每國最低價格分包給不同的合作代理機構(gòu)和律所。這種方式看似“精明”、“合算”，但知識產(chǎn)權(quán)絕非有形的產(chǎn)品，其價值不能簡單通過成本合算出來，因為每一件申請后面包含了代理人和律師的豐富實踐經(jīng)驗和高水平的專業(yè)素養(yǎng)。業(yè)內(nèi)人士均知，美國商是目前世界上商標申請程序比較復雜且駁回率比較高的國家之一，本篇文章以美國為例，和大家一起分享美國商標申請的那些事兒，探討您的美國商標申請該如何“正確打開”。

一、您選擇的代理機構(gòu)或者律所是否在申請啟動前，告知您美國商標申請有三種不同的申請基礎（Filing Basis）

只有滿足了以下三種基礎之一才能最終獲得美國商標注冊

1、以實際使用（ActualUse）為基礎提交商標申請

商標申請時，需要同時提供申請商標的使用證據(jù)（即每個類別至少提供一張標有商標的產(chǎn)品照片或服務宣傳手冊），以及該申請商標在美國和在世界其他國家首次使用的日期（需精確到年月）。需要注意的是，這里所說的“使用”是指該申請指定的所有商品/服務都有使用。

2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎提交申請

意圖使用是指申請商標雖然在提交申請時尚未在美國實際使用，但是申請人真誠地（BonaFide）計劃將在美國使用該申請商標。根據(jù)美國商標法第一條（d）第1款的規(guī)定，以意圖使用為基礎提交的美國商標申請，待該申請通過審查后，自下發(fā)核準通知書（Notice ofAcceptance）之日起最長三年內(nèi)（每6個月延續(xù)一次），必須提交申請商標在美國真實使用的聲明以及使用證據(jù)和使用時間。否則，該商標申請不僅無法獲得注冊而且還會被視為自動放棄（Abandoned）。

3、以國內(nèi)注冊（HomeRegistration）為基礎提交申請

此種提交基礎，要求申請人在申請美國商標之前必須首先在中國獲得相同商標在相同商品/服務上（注：國內(nèi)注冊證核準的商品/服務的項目必須大于或等于擬在美國申請保護的商品/服務項目）的商標注冊，且該國內(nèi)注冊證需要公證。

二、您選擇的代理機構(gòu)或者律所是否在申請?zhí)峤磺?，提供您商?/span>/服務項目的選擇及修改建議

商品/服務項目的選擇建議：雖然美國不限制提交申請的商品/服務項目的個數(shù)，但是由于美國商標法推崇“真實使用”原則，因此申請人在選擇商品/服務時需要限定為企業(yè)確實在美國生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務，不可認為提交的商品/服務項目越多，商標在美國的保護范圍就越廣。恰恰相反，即便商標已經(jīng)在美國成功獲得注冊，但是只要任何第三方就核準的一項或部分商品/服務項目沒有在美國使用提出質(zhì)疑并提供相應證據(jù)，且被美國上訴審判委員會（TTAB）認可，則該商標注冊將被全部撤銷（而非僅僅被質(zhì)疑的部分商品/服務項目），且申請人的法人或者其他高管因虛假聲明可能被判罰。

商品/服務項目的修改建議：美國雖然遵循國際尼斯分類，但是其對申請的商品/服務項目往往比國際尼斯分類中的商品/服務項目要求更加細化和具體。比如，“計算機周邊設備”是尼斯分類中規(guī)范的商品項目，但是該項商品在美國不能被接受，原因就在于商品“計算機周邊設備”的范圍太寬泛，需要進一步具體到“鍵盤、鼠標、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀、打印機等等”。另外，美國商標申請的駁回比例中有很大一部分是因為商品/服務項目描述不規(guī)范，而恰恰這部分“駁回風險”是一個好的代理人或者律師能幫您有效避免，不僅可以大大縮短申請商標的注冊授權(quán)時間，而且也可以節(jié)約高昂的駁回復審費用。

三、您選擇的合作伙伴是否在商標注冊后，提供您維護美國商標注冊有效性的建議

1、商標“續(xù)用聲明”（Section8 Declaration）

美國商標法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊商標，注冊人應于注冊后第六年屆滿前一年內(nèi)（即商標注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標局提交使用聲明，聲明該商標在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務上，或聲明注冊人未使用該商標是基于其他特別事由，并且這種未使用并不意味著放棄該商標。否則，自注冊日滿六年時，美國專利商標局將主動撤銷該商標注冊。

2、無可爭辯性權(quán)利（Section 15Declaration of Incontestability）

美國商標法規(guī)定，如果商標注冊人自商標注冊之日起連續(xù)五年在美國使真實用其注冊商標，注冊人可以申請獲得無可爭辯性的權(quán)利。一項無可爭辯性的商標注冊可以成為注冊人擁有在貿(mào)易中使用其商標的獨占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方不得以該商標缺乏顯著性為由，要求美國上訴審判委員會撤銷該商標注冊。對于真正有在美國銷售其產(chǎn)品的注冊人來說，此項規(guī)定十分有意義，大大加強了注冊商標的穩(wěn)定性。

3、商標續(xù)展以及商標“續(xù)用聲明”（CombinedSection 8 Declaration and Section 9 Renewal ）

美國注冊商標的有效期為10年，從注冊之日起計算。自有效期屆滿之日前六個月內(nèi)，商標所有人可以向美國專利商標局提交續(xù)展申請。與其他國家不同的是，注冊商標所有人提交續(xù)展申請的同時，還需要提交續(xù)用聲明（詳情請見上述1）。缺少任何一個程序，都會使注冊商標失效或者被撤銷。

綜上，看似一件簡單的商標申請，其中卻包含了代理人或者律師豐富的經(jīng)驗和高水平的專業(yè)素養(yǎng)。道理其實很簡單，中國古話說的好“好貨不便宜，便宜無好貨”。一位好的代理人或者律師，不僅可以為您節(jié)約高昂的費用，還可以節(jié)省商標授權(quán)時間，為您產(chǎn)品或者服務盡早進入國際市場“報價護航”。